BREXIT MARCHI E DISEGNI E MODELLI: A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo". L'accordo di recesso di GB e Irlanda del Nord dall’UE prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Della vicenda BREXIT MARCHI E DISEGNI E MODELLI ce ne eravamo già occupati con un precedente articolo, consultabile al seguente link.
A tal proposito, lo scorso 18 giugno 2020 l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) ha pubblicato un avviso a tutti i portatori di interessi e titolari di diritti di proprietà Industriale nel Regno Unito.
Fino alla data del 31 dicembre 2020 al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza.
Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito si sono impegnati a negoziare un accordo partnership che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione.
In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.
Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà a tuti gli effetti un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.
Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente articolo, si consiglia ai portatori di interessi, specialmente ai titolari di un marchio dell'Unione europea (marchio UE), di un disegno o modello comunitario registrato o di un modello comunitario non registrato a norma del diritto dell'Unione, ai richiedenti un marchio UE o un disegno o modello comunitario registrato e agli operatori commerciali che possano fare affidamento su tali regolamenti, di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione alla luce del presente articolo.
Le persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio o la sede di attività principale oppure uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel Regno Unito dovranno in particolare tener conto dell'esigenza di designare tempestivamente un rappresentante abilitato a norma del diritto dell'Unione a fini di rappresentanza dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme nel settore dei marchi UE e dei disegni e modelli comunitari, in particolare i regolamenti (UE) 2017/1001 e (CE) n. 6/2002.
Le conseguenze saranno le seguenti:
1- AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE:
Dopo la fine del periodo di transizione:
- qualunque domanda di marchio UE o di disegno o modello comunitario registrato pendente alla fine del periodo di transizione non riguarderà più il Regno Unito;
- qualunque diritto riconosciuto dall'EUIPO riguarderà solo gli Stati membri dell'UE;
- i disegni e modelli comunitari non registrati divulgati al pubblico secondo le modalità contemplate dal diritto dell'Unione (regolamento (CE) n. 6/2002) saranno validi e produrranno effetti unicamente negli Stati membri dell'UE.
2-AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE: REGISTRAZIONI INTERNAZIONALI CHE HANNO DESIGNATO L'UNIONE EUROPEA
- I titolari di registrazioni internazionali di marchi e disegni o modelli che hanno designato l'Unione europea prima della fine del periodo di transizione a norma del sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e del sistema dell'Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali dovranno tener conto del fatto che, decorso detto periodo, tali registrazioni internazionali rimarranno valide unicamente negli Stati membri dell'UE.
3- DIRITTO CHE DISCIPLINA LA TITOLARITÀ DEI MARCHI UE
Dopo la fine del periodo di transizione, il diritto spagnolo disciplinerà la titolarità dei marchi UE in quanto oggetti di proprietà di titolari con sede o domicilio nel Regno Unito, a meno che questi non abbiano uno stabilimento reale ed effettivo in uno Stato membro dell'UE, nel qual caso si applicherà il diritto di tale Stato membro dell'UE.
4- USO DEL MARCHIO UE NEL REGNO UNITO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI
Dopo la fine del periodo di transizione, l'uso di un marchio UE nel Regno Unito (anche a fini di esportazione) non sarà più considerato come uso "nell'Unione europea” ai fini del mantenimento dei diritti conferiti dal marchio UE.
Tuttavia l'uso di un marchio UE nel Regno Unito (anche a fini di esportazione) prima della fine del periodo di transizione è considerato come uso "nell'Unione europea" ai fini del mantenimento dei diritti conferiti dal marchio UE, a condizione che e nella misura in cui si riferisca al periodo rilevante per il quale l'uso deve essere dimostrato.
5- RIVENDICAZIONI DI PREESISTENZA RELATIVE A MARCHI UE
Dopo la fine del periodo di transizione, cesseranno di produrre effetti nell'Unione europea tutte le rivendicazioni di preesistenza in essere relative a marchi UE e basate su diritti derivanti dal marchio nazionale nel Regno Unito
**ULTERIORI DISPOSIZIONI INERENTI ALL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE**
1- CONTINUITÀ DELLA TUTELA NEL REGNO UNITO DEI DIRITTI REGISTRATI
L’articolo 54, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di recesso prevede la continuità della tutela dei marchi UE nel Regno Unito. Dopo la fine del periodo di transizione, il titolare di un marchio UE registrato a norma del regolamento (UE) 2017/1001 prima della fine del periodo di transizione diventerà, senza alcun riesame, titolare di un marchio equiparabile, registrato e opponibile nel Regno Unito secondo il diritto di detto Stato, consistente nello stesso segno, per i medesimi prodotti o servizi e avente le seguenti caratteristiche:
- il marchio reca la stessa data di deposito o la stessa data di priorità del marchio dell'Unione europea e, se del caso, si avvale della preesistenza di un marchio del Regno Unito rivendicata ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2017/1001;
- il marchio non può essere dichiarato decaduto in ragione del fatto che il marchio dell'Unione europea corrispondente non è stato oggetto di uso effettivo nel territorio del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione;
- il titolare di un marchio dell'Unione europea che ha acquisito notorietà nell'Unione è autorizzato a esercitare nel Regno Unito diritti equivalenti a quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 e all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2436 per il marchio corrispondente sulla base della notorietà acquisita nell'Unione entro la fine del periodo di transizione, purché da allora la continua notorietà del marchio si basi sull'uso che ne è fatto nel Regno Unito.
L'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di recesso prevede la continuità della tutela dei disegni o modelli comunitari registrati nel Regno Unito. Dopo la fine del periodo di transizione, il titolare di un disegno o modello comunitario registrato e se del caso pubblicato dopo il differimento della pubblicazione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio prima della fine del periodo di transizione diventerà, senza alcun riesame, titolare di un disegno o modello equiparabile, registrato e opponibile nel Regno Unito secondo il diritto di detto Stato, per il medesimo disegno o modello e avente le seguenti caratteristiche:
- la durata della protezione prevista dalla legislazione del Regno Unito per tale disegno o modello registrato sarà pari almeno al periodo di protezione rimanente previsto dal diritto dell'Unione per il disegno o modello comunitario registrato corrispondente;
- la data di deposito o la data di priorità prevista dalla legislazione del Regno Unito per tale disegno o modello registrato coinciderà con quella del disegno o modello comunitario registrato corrispondente.
Tuttavia, a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, se un marchio UE o un disegno o modello comunitario registrato è dichiarato nullo o decaduto o è annullato nell'Unione in esito a un procedimento amministrativo o giudiziario che è in corso l'ultimo giorno del periodo di transizione, anche il corrispondente diritto nel Regno Unito sarà dichiarato nullo o decaduto o annullato. La dichiarazione o la decadenza o l'annullamento hanno efficacia nel Regno Unito alla stessa data in cui hanno efficacia nell'Unione.
Il diritto conferito da un marchio o da un disegno o modello registrato nel Regno Unito ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera a) o b), dell'accordo di recesso si rinnoverà la prima volta alla data di rinnovo del corrispondente diritto di proprietà intellettuale registrato a norma del diritto dell'Unione.
L'articolo 55 dell'accordo di recesso stabilisce la procedura di registrazione dei marchi e dei disegni o modelli registrati di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo accordo:
- i competenti soggetti del Regno Unito provvederanno alla registrazione dei marchi o dei disegni o modelli registrati gratuitamente usando i dati disponibili nei registri dell'EUIPO;
- i titolari dei marchi UE e dei disegni o modelli comunitari registrati in questione non saranno tenuti a presentare domanda né a espletare una particolare procedura amministrativa nel Regno Unito;
- ai titolari dei diritti conferiti da un marchio o da un disegno o modello registrato nel Regno Unito in conformità all'articolo 54, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo di recesso non sarà fatto obbligo di avere un recapito postale nel Regno Unito per i tre anni successivi alla fine del periodo di transizione.
I titolari dei diritti conferiti da un marchio o da un disegno o modello registrato nel Regno Unito in conformità all'articolo 54, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo di recesso hanno la facoltà di rinunciare a tali diritti nel Regno Unito secondo la procedura applicabile ai sensi della legislazione del Regno Unito.
2- CONTINUITÀ DELLA PROTEZIONE NEL REGNO UNITO DELLE REGISTRAZIONI INTERNAZIONALI CHE DESIGNANO L'UNIONE
L'articolo 56 dell'accordo di recesso impone al Regno Unito di adottare misure atte a garantire che le persone fisiche o giuridiche che, prima della fine del periodo di transizione, hanno ottenuto protezione per marchi o disegni e modelli oggetto di registrazioni internazionali che designano l'Unione europea in base al sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o al sistema dell'Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali godano di protezione nel Regno Unito per i loro marchi o disegni e modelli industriali rispetto a tali registrazioni internazionali.
3- CONTINUITÀ DELLA PROTEZIONE NEL REGNO UNITO DEI DIRITTI NON REGISTRATI
L'articolo 57 dell'accordo di recesso prevede la continuità della protezione dei disegni e dei modelli comunitari non registrati nel Regno Unito.
Il titolare di un diritto relativo a un disegno o modello comunitario non registrato conferito prima della fine del periodo di transizione a norma del regolamento (CE) n.6/2002 diventerà, in relazione a tale disegno o modello comunitario non registrato, titolare ipso iure di un diritto di proprietà intellettuale opponibile nel Regno Unito in virtù della legislazione del Regno Unito, che garantisce lo stesso livello di protezione del regolamento (CE) n. 6/2002.
La durata della tutela di tale diritto conformemente alla legislazione del Regno Unito sarà pari almeno al periodo di protezione rimanente del disegno o modello comunitario non registrato corrispondente, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento.
4- DIRITTO DI PRIORITÀ PER DOMANDE PENDENTI RELATIVE A MARCHI UE E A DISEGNI O MODELLI COMUNITARI REGISTRATI
A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, dell'accordo di recesso la persona che ha depositato una domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario a norma del diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione, cui sia stata assegnata una data di deposito, avrà il diritto di depositare una domanda nel Regno Unito entro nove mesi dalla fine del periodo di transizione per lo stesso marchio riguardante prodotti o servizi identici o contenuti in quelli per i quali è stata depositata la domanda nell'Unione o per lo stesso disegno o modello.
Una domanda presentata ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, dell'accordo di recesso sarà considerata recare la stessa data di deposito e la stessa data di priorità della domanda corrispondente depositata nell'Unione e, se del caso, si avvarrà della preesistenza di un marchio del Regno Unito rivendicata ai sensi dell'articolo 39 o 40 del regolamento (UE) 2017/1001.
5- COMPETENZA GIURISDIZIONALE PER I PROCEDIMENTI AVVIATI PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE
L'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di recesso prevede che, dopo la fine del periodo di transizione, nel Regno Unito e negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito si applichino le disposizioni dei regolamenti (UE) 2017/1001 e (CE) n.6/2020 riguardanti la competenza giurisdizionale in relazione a:
- procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione; e
- procedimenti o cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 (sulla litispendenza) del regolamento (UE) n. 1215/2012.
6- RAPPRESENTANZA NEI PROCEDIMENTI IN CORSO DINANZI ALL'EUIPO
A norma dell'articolo 97 dell'accordo di recesso, la persona abilitata a norma del diritto dell'Unione a rappresentare una persona fisica o giuridica dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, che prima della fine del periodo di transizione rappresenta una parte in un procedimento dinanzi a detto Ufficio, può continuare a rappresentare tale parte in tutte le fasi di detto procedimento dinanzi all'Ufficio.
A tal fine detta persona sarà equiparata a un mandatario abilitato a norma del diritto dell'Unione a rappresentare una persona fisica o giuridica dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
Per maggiori informazioni sulle attività da compiere per affrontare la BREXIT MARCHI E DISEGNI E MODELLI è possibile contattarci al numero 011.5534737 oppure inviandoci una e-mail all'indirizzo info@regip.it
