Estratto pubblicazione articolo Avv. Simona Calò per Corriere Artigiano - CNA Piemonte - n°6 - Settembre 2014
Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti/servizi di un’impresa da quelli realizzati e distribuiti da concorrenti. La funzione primaria del marchio è quella di consentire al consumatore di identificare un prodotto/servizio di una specifica impresa, distinguendolo dai prodotti/servizi forniti dalle altre imprese. Il marchio consente, infatti, al rispettivo titolare di costruire un rapporto di fiducia con i propri clienti affinché questi possano ripetere l’acquisto, distinguendo i prodotti e servizi contrassegnati da uno specifico marchio.
Tutelare il proprio marchio diventa quindi fondamentale per poter vantare i diritti esclusivi sul marchio stesso e reagire ad eventuali contraffazioni poste in essere da concorrenti.
Il codice di proprietà industriale italiano stabilisce che possono essere registrati come marchi d’impresa: “tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.
Per tale ragione, prima di adottare un nuovo marchio è sempre consigliabile rivolgersi ad un consulente specializzato nella tutela dei marchi per poter ottenere un’analisi preventiva del marchio.
Occorre, infatti, esaminare preventivamente il segno sotto i seguenti profili:
1) Capacità distintiva ovvero se il segno è idoneo a distinguere i prodotti/servizi di colui che intende adottarlo come marchio rispetto ai prodotti/servizi delle imprese concorrenti (es. il segno “scarpa” per calzature in quanto è privo di distintività);
2) Verità ovvero la capacità del segno di non indurre in inganno il consumatore veicolando un significato errato (es. il marchio “Cotonelle” era stato registrato per contraddistinguere esclusivamente prodotti cartacei (non contenenti cotone) ed era stato giudicato nullo dalla Corte di Cassazione in quanto evocativo della presenza del cotone e, pertanto, ingannevole per i consumatori);
3) Liceità ovvero che il segno non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume; (es. il marchio “Vasco Rossi” tutelato da un soggetto diverso per servizi culturali e musicali senza il consenso del cantante);
4) Novità al fine di accertare che non esistano diritti anteriori di terzi che possano costituire un serio impedimento al pacifico uso e alla valida registrazione del marchio(es. un segno identico o simile ad un marchio tutelato da terzi per prodotti/servizi identici e/o simili).
Per chi, invece, utilizza il proprio marchio senza averlo regolarmente registrato in tutti i paesi in cui lo stesso è utilizzato, si raccomanda di procedere senza ritardo al deposito di domande di marchio nei territori d’interesse.
Per meglio rappresentare i gravi rischi che possono manifestarsi nel caso di mancate tutele, si porta ad esempio una recente vicenda di un’impresa italiana a cui è stata bloccata della merce dalle autorità doganali cinesi per presunta contraffazione di marchio.
Da verifiche più approfondite, si è scoperto che il produttore cinese, incaricato direttamente dall’azienda italiana per la lavorazione di alcuni prodotti in Cina, aveva tutelato davanti all’Ufficio Marchi e Brevetti Cinese il marchio principale dell’azienda italiana senza il suo consenso. Dopo lunghe trattative si è riusciti a recuperare il marchio ma è sempre meglio prevenire simili problematiche.
Il caso in questione ci aiuta a comprendere che tutelare un marchio vuol dire proteggere la propria azienda, assicurando il patrimonio aziendale e la continuità produttiva sia in Italia sia all’estero.
Per maggiori informazioni è possibile contattare REGIP al numero 011.5534737 oppure via e-mail: info@regip.it
